Krav til emballering af ompakket medicin?
Sø- og Handelsretten afsagde i slutningen af 2013 dom i en sag mellem den globale medicinalkoncern Merck Sharp & Dohme B.V. (herefter MSD) og det danske selskab Orifarm A/S (herefter Orifarm), der hovedsagligt beskæftiger sig med parallelimport af lægemidler.
Orifarm havde parallelimporteret en række af MSDs lægemidler og ompakket disse i en ny emballage uden at angive, at indehaveren af varemærket (medicinalproduktet navn) er MSD. I sagen skulle Sø- og Handelsretten således tage stilling til, om Orifarm er forpligtet til at angive, at MSD er den oprindelige varemærkeindehaver, når den lovligt parallelimporterede medicin ompakkes.
MSD anførte i sagen, at det er et afgørende varemærkeretligt hensyn, at det for forbrugerne er tydeligt, at det er MSD og ikke Orifarm, der er varemærkeindehaver. I forlængelse heraf anførte MSD, at den ompakning, som Orifarm havde foretaget, ville kunne skade MSDs omdømme, idet forbrugerne fejlagtigt enten kunne få den opfattelse, at Orifarm er varemærkeindehaver eller, at der er en forbindelse mellem Orifarm og MSD. Herudover anførte MSD endvidere, at Orifarm ved at undlade at angive MSD som varemærkeindehaver bevidst forsøgte at opnå en kommerciel fordel, således at Orifarms forbrugere associerede de pågældende varemærker med Orifarm og ikke MSD.
I sagen gjorde Orifarm gældende, at der hverken i EU-Domstolens praksis eller efter dansk retspraksis er holdepunkter for, at en parallelimportør på et produkts yderpakning skal angive, hvem der er varemærkeindehaver. Orifarm anførte endvidere, at en varemærkeindehavers omdømme ikke ville påføres skade ved manglende angivelse af denne information.
Sø- og Handelsretten anfører i deres afgørelse, at der findes en righoldig retspraksis, som tager stilling til, hvordan lovlig parallelimporteret medicin kan ompakkes til videresalg, men at den konkrete sag afviger fra tidligere sager, fordi Orifarm har ompakket produkterne i helt hvide æsker med ren sort skrift og uden nogen former for forretningskendetegn, farver eller andet, hvilket retten som udgangspunkt anerkender som et forsøg på at ompakke i en neutral emballage.
Sø- og Handelsretten finder imidlertid, at denne mulige bestræbelse på neutralitet ikke kan fritage Orifarm fra at angive, hvem der er indehaver af varemærket, på den ydre emballage.
Sø- og Handelsretten anfører hertil, at Orifarms navn er angivet flere steder både på den ydre og den indre emballage, f.eks. som indehaver af markedsføringstilladelsen for produktet, og at det derfor vil være naturligt for forhandlere og forbrugere – på trods af den neutrale emballage – at forledes til at tro, at Orifarm er varemærkeindehaveren.
Sø- og Handelsretten anfører desuden, at en længerevarende brug af den på nuværende tidspunkt neutrale emballage kan føre til, at der skabes en ny form for forretningskendetegn, som vil ophæve neutraliteten.
Orifarm blev på den baggrund kendt skyldig i en række varemærkekrænkelser og blev tilpligtet at anerkende, at de ikke kunne fortsætte ompakningen i emballagerne uden angivelsen af MSD som oprindelige varemærkeindehaver. Som konsekvens af varemærkekrænkelserne blev MSD yderligere tilkendt sædvanlig erstatning på 5 % af Orifarms omsætning af de pågældende produkter.